风险专利识别机制研究

罗贵斌

摘 要：与企业专利风险相区别，外部风险专利给企业带来的风险指向更加明确具体，通过对风险专利的查询和识别机制进行梳理，从技术分解、专利检索、专利风险识别等环节提出风险专利识别机制，明确在运用风险专利识别机制评估企业专利风险过程中应当坚持技术和产品导向，降低由于企业自身管理水平、经营规模因素带来的干扰，并结合企业生产经营活动环节列举风险专利带来的风险分布情况。

关键词：风险专利;专利风险;专利检索

中图分类号：F204文献标识码：A文章编号：2095-4379-（2019）08-0027-03

一、风险专利概念内涵及外延

现有成果关于专利风险概念的介绍已初具规模，金泳锋、余翔等从专利制度规定、专利本身的不确定因素等角度提出专利风险是由于专利制度内部的诸多复杂因素导致的专利权利行使的实际效果低于预期结果，使得利润损失的可能性①;刘平、吴玲等从企业管理角度提出专利风险是企业在专利的利用过程中存在的可能碰到并使企业无法实现专利战略目标，丧失竞争优势，最终利益受损的可能②;赖院根、汪雪锋、朱东华等则从行业整体发展的角度出发，认为专利的应用具有两面性，技术发展水平的不平衡会使得企业面临专利威胁，企业专利开发研究过程中面临的外部专利带来的竞争风险;这些研究成果均聚焦于专利风险的概念和内涵，并非从风险专利的视角展开。就风险专利进行专门研究的篇幅在现有成果中并不多见，比较具有代表性的以《高诉讼风险专利识别及应用_以LED照明专利为例》中指出高诉讼风险专利指被侵权可能性较高的专利。这些研究为风险专利概念的界定提供了有益的参考，与专利风险相比，风险专利关注的核心、对企业的影响面等方面均有其特殊性。

（一）风险专利概念是从标的企业而非风险专利的专利权人角度提出

风险专利语境下存在两类主体，一类是风险专利的专利权人，另一类是可能承受风险专利产生的专利风险的企业主体。前者对后者而言，是其外部风险的主要来源，因此风险专利之“风险”实质上是外部“专利”给标的企业带来的风险。与之相区别，专利风险之“风险”往往是从专利权人自身出发，分布在企业内部专利管理、研发、和外部等各方面的综合风险。

（二）风险专利是标的企业诸多专利风险来源的一部分

对标的企业而言，其专利风险包括由于专利权带来的法律、经济和技术各个方面的风险，其中法律风险主要指侵权风险侵犯他人专利权的风险、被他人侵犯本企业专利权的风险，而风险专利则更多的被归结到侵权风险来源之中。一方面，由于风险专利的存在，标的企业的产品、技术可能侵犯风险专利权人的专利权;另一方面，由于风险专利的存在，标的企业为了规避侵权可能采用成本更高或者效果更差的技术方案，从而产生其他风险。

（三）风险专利并不必然是有效的专利

风险专利作为企业专利侵权风险的重要来源，其对标的企业的风险包括已经发生的和企业日后可能面对的风险，这种风险的持续性和潜在性与专利的法律状态相对应，已经授权的风险专利可能给企业带来侵权风险，而处于申请阶段尚未授权的专利经过审查期间后可能授权，同样可能给企业带来侵权风险。

企业风险专利识别机制涉及风险专利检索、识别、评估和应对等多个环节，同时涉及企业生产经营的各个环节，下文对此分别阐述。

二、风险专利检索

（一）检索思路

风险专利检索的过程包括检索式设计和专利检索两个环节，关于风险专利检索的理论成果主要集中在专利检索系统的比较、专利检索要素的选择和关键词的选择研究方面。吴鸿韬、朱怀忠等提出了一种基于概念推荐的专利查询方法，该方法以设计原型专利作为查询输入，利用自然语言处理技术对专利文本进行语义分析，从中提取与设计目标、实现手段相关的、多方面的设计概念，推荐给设计人员进行专利检索，辅助设计人员实现知识空间扩展。③这些成果介绍了大量专利检索的方法，但风险导向不够明确。风险专利检索与一般专利检索的区别关键在于将风险专利的特征要素与检索式进行结合，笔者认为，风险专利特征要素的提取依据主要有两个，其一基于标的企业现有专利，其二基于企业的现有产品。

1.基于标的企业现有专利特征的风险专利检索

基于企业现有专利，通过企业所申请的专利，提取专利特征对应的关键词，作为风险专利检索式设计的基础，结合IPC等检索要素检索风险专利。这种思路下标的企业自身的专利布局广度若较大，则检索出来的风险专利集中度相对较低。

2.基于企业产品特征的风险专利检索

而基于企业的现有产品，主要是对企业现有的产品的技术构造进行分解，从而形成关键词，并由此进行专利检索。这种思路是以企业产品为特征关键词获取来源，检索出来的专利基本上与企业产品相关，因此技术集中度较高，得到的风险专利产生的专利风险也相对集中。

（二）检索系统

由于互联网的发展，技术文献的记载由原本的纸质记载改为现如今的数据记载，检索系统也由原本的手工检索方式改为了现如今的电子检索系统。现阶段的基本上是电子检索系统，相较于其他的检索系统，其时效性最强，更容易被代理人所接受，工作量也会相对较小，因此电子系统的选择是必要的。

我国市面可供选择的专利检索系统较多，主要有德温特专利检索工具、智慧芽、incopat、佰腾。但是由于每一个数据库收录的专利的数量的不同，也就造就了其检索数量不同，加之每一个系统都有着其独特的检索语言和逻辑算法，给用户使用带来一定的学习成本。对于风险专利的检索而言，虽然各个数据库的电子检索都有其不同的特色，但是其检索式的構建基本上大同小异。且在检索式的选择上，基于公司现有的专利而进行专利挖掘，其选择的主要检索式形式上为IPC分类号+关键词，而基于公司现有技术而进行的专利检索则多为是纯粹的关键词组合，少部分使用IPC分类号+关键词。

至于检索依据、检索方法、检索范围，则是根据检索目的具体而定的。检索依据是根据检索目标的要求而选择不同的专利信息特征;检索方法是根据检索目的制定不同的检索策略;由于专利具有地域性的特性，根据检索的目的，确定专利选择的范围。

（三）检索式设计

在具体的检索实践过程中，检索式并非一蹴而就，一般包括关键词提取、查全检索式设计、去噪和查准、确定检索式四个步骤。

在关键词提取环节，通过对标的企业的现有专利或者产品的技术特征进行罗列，并确定相关特征对应的关键词，在此基础上进一步对关键词进行扩展，将关键词的同义词、下位概念、上位概念纳入关键词范围，作为设计检索式的基础，再运用布尔逻辑将关键词整合起来得到查全检索式;在查全检索结果中通过浏览发现明确不属于目标专利范围的专利对应的关键词和IPC特征，将这些关键词和IPC作为去噪和查准的依据，最终确定检索式。

（四）风险专利筛查

通过检索，得到标的企业的风险专利范围，现有数据库基本都支持清单导出功能，可通过与企业现有的专利或者产品进行技术方案的对比，重点从企业现有专利所解决技术问题的关联度、企业现有产品或者技术方法技术特征的相似性分析出发，与企业的专利或者是产品的技术特征最多的专利、拥有区别技术特征的专利，通过大量的专利进行对比，从而把这些风险专利挑选出来，即可列出风险专利清单。

从风险专利与标的企业既有专利方案特征的关系角度看，风险专利包括三类。第一类，现有技术或者是存在技术启示的技术方案，主要是与本专利的技术特征最多的专利、拥有区别技术特征的专利以及文献;第二类，本专利的可替代性专利，尤其是尤其是和本专利解决的技术问题相同的专利、技术特征十分相似的专利或者是技术文献;第三类，本专利的外围专利，主要是克服专利丛林现象，是企业现有专利或者产品的配套专利、基础专利。这三类主要是根据技术的相关度进行分类的，而且根据不同的需求，采用不同类别的层次，从而对企业节约一定的成本。第一类主要是影响到本专利的稳定性的基础性的风险专利，若是以申请专利时的角度的话，就是最接近本专利的现有技术;第二类主要是可替代性的专利，是在承认本专利有法律保障的基础上进行的，主要是从经济的角度出发，面对整个的行业，本专利所述的技术有什么可以替代的技术方案，或者是所达到的技术效果一样但是采用的不同的技术手段;第三类主要是外围专利，即为了克服专利丛林现象的而设立的层次，主要是从整个企业的战略层次方面出发，即为企業战略提供最新的专利情况，以及最新的专利战略布局。

从风险专利与标的企业产品技术特征对应性角度看，风险专利的定位关键在于标的企业产品技术特征对应的技术方案着重解决的技术问题是什么，将解决标的企业技术问题的专利方案纳入风险专利范畴，考虑到企业产品技术特征较多，同时要在海量的专利数据库中找到相关风险专利，无法依托人工阅读方式得到。实践中首先将标的企业产品技术特征、相关特征实现的功能和效果进行特征词提炼，作为相关风险专利筛选的检索要素。

三、风险专利风险识别

（一）风险范畴界定

关于风险专利识别，现有成果已经出具规模，王晋刚等从企业的角度去进行专利风险识别，提出在整个的技术运作的模式内专利风险的影响因素，从而归纳出企业在每一阶段所具体面临的风险;董丽、刘文东以及杨莉则是主要根据我国制药企业自主创新的不同阶段提出整个阶段内的风险影响因素，从而归纳出每个阶段的不同的专利风险;王荣和汪张林则是主要根据我国新能源汽车领域内的自主创新的不同阶段提出整个阶段内的迎新因素，从而归纳出每个阶段的不同的专利风险。这些研究成果为风险专利的研究提供了很好的参考，但其研究基本都是以发现风险为目标，而非进行风险专利的定位识别，关注方向不一样。值得注意的是，专利风险不仅表现在整个技术运作模式中，更为重要的是企业自身的专利管理机制，源于企业的自身的发展战略，这类由于企业自身管理层的决策失误所导致的各种风险并非本部分研究内容，本部分所述风险专利识别研究目的在于发现风险专利在企业获得中到底会引发什么样的风险，这种风险识别更具有针对性。

（二）风险识别

现有专利风险识别与评价过程多是围绕企业创新活动或者专利权利环节展开的，周子雄等按照专利开发的四个阶段对专利风险的生产机制进行了梳理，认为专利风险分布在“技术研发投资-专利成果申请-专利技术产业化投资-专利产品市场化投资-专利产品利润流回收”的全过程中④;王宏起等则以专利创造、申请、运用、保护四个权利环节为主线梳理了企业专利风险⑤，这些研究实质上呈现的都是标的企业自内外外的综合性标准，风险分布相对宽泛。笔者以《企业知识产权规范》为依据，以企业立项、研究开发、采购、生产、销售和售后等生产经营环节为主线，梳理各个环节由外部的风险专利给标的企业带来的专利风险。

四、风险专利风险评估与应对

风险专利产生的风险的等级评估多以风险要素为评估基础，评价风险专利对企业的风险程度与该风险应对难易程度存在较高相关性。具体实务层面，无论是基于标的企业既有专利特征得到的风险专利信息还是基于标的企业产品特征得到的风险专利信息，若数量有限，可以通过人工比对的方式完成风险评估并逐一提出应对方案，但普遍的结果是通过筛查后得到的风险专利数量仍然较多，如何对待这些风险专利信息，对企业意义重大。由于风险专利产生的风险层级不一，类型不一，风险事件发生的时机不一，为了进一步应对其专利风险的动态变化，对筛查出来的风险专利信息进行分级分类是标的企业应当完成的工作，这个工作实质上就是对风险专利产生的风险进行评估和分类的过程。实践中可以按照风险专利信息来源的不同，针对标的企业既有专利得到的风险专利信息，以标的企业中与该部分风险专利相对应的自有专利的核心程度作为重要依据，对风险专利进行区分，对应的企业自有专利对企业的作用越大，以该专利为基础筛查出的风险专利则被认为风险程度越高;而以企业产品特征为基础得到的风险专利信息则需要综合该风险专利对企业的产品功能实现的程度、该专利方案对企业的产品功能而言是否无法替代等因素综合评估。

在完成对风险专利产生的风险等级评估后，企业需要对不同等级和类型的风险专利采取预警机制。笔者将应对机制从企业日常管理和专利风险事件应对两个方面进行界定。在日常管理方面，以前述经营环节为风险监控点，针对不同风险等级的风险专利进行定期的跟踪，着重检索分析这些风险专利的权利状态、专利权涉诉情况等，并结合标的企业自身的研发计划和专利包围、技术规避等策略实施情况更新风险信息;在专利风险事件应对方面，针对能够预见或者已经发生的侵权案件，以专利无效、诉讼应对等传统应对措施为基础，将专利交叉许可、项目并购甚至权利人股权并购等方式作为后备方案，提高风险应对能力。

五、结论

风险专利作为企业专利侵权风险的来源之一，与其他风险相比，对企业的影响可控性较低，属于外部风险。风险专利的检索和风险识别过程较为复杂，既需要标的企业对产品技术特征进行分解，为专利检索式设计提供支撑，又需要专业人员依托专利检索工具，发现风险专利并识别专利风险。本文在区分专利风险与风险专利基础上，从识别评估实践的角度为风险专利的检索和风险识别提出了具体的路径，旨在为发现企业风险专利，规避企业专利风险提供参考。

[ 注 释 ]

①金泳锋，余翔.专利风险的特征及其影响研究[J].知识产权，2008（06）：84-88.

②刘平，吴玲.专利运作风险基本理论研究[J].电子知识产权，2006（05）：31-34.

③吴鸿韬，朱怀忠，马建红，檀润华.基于概念推荐的专利查询方法[J].计算机集成制造系统，2014，20（01）：87.

④周子雄.企业专利风险的评价与控制研究[D].武汉理工大学，2015.

⑤王宏起.战略性新兴企业专利风险评价研究[J].科技管理研究，2016.

编辑整理：法制博览杂志社编辑部 官方网站：www.fzblzz.com